상표등록 전 브랜드 보호, 상표소송이 가능할까?

상표등록 전 브랜드 보호, 등록 전이라도 상표소송이 가능할까?
(부정경쟁방지법과 상표법의 실전 핵심 법리 총정리)

스타트업을 창업하거나, 신규 브랜드를 론칭하거나, 혹은 개인사업자에서 법인으로 전환할 때 대표님들과 실무자분들이 가장 많이 하시는 질문이 있습니다.

 

아직 상표등록을 완료하지 못했는데,
경쟁업체가 우리 브랜드와 똑같거나 유사한 이름으로 제품을 팔기 시작했습니다.
상표권이 없으면 손 놓고 당할 수밖에 없나요?

 

대한민국 상표법은 원칙적으로 먼저 특허청에 출원하여 등록을 마친 사람에게 독점 배타적인 권리를 부여하는 '선출원주의(First-to-File System)'를 채택하고 있습니다. 따라서 가장 완벽하고 깔끔한 해결책은 하루라도 빨리 상표권을 확보하는 것입니다.

하지만 상표등록 전이라고 해서 우리 브랜드를 보호할 길이 완전히 막혀 있는 것은 아닙니다. 대한민국 법률은 상표법의 사각지대를 보완하고 기업의 소중한 신용을 지키기 위해 부정경쟁방지법이라는 강력한 무기를 마련해 두고 있기 때문입니다.

오늘은 대법원 판례들이 제시한 기준을 바탕으로, 상표등록 전 브랜드 보호 전략과 함께 지식재산권을 관리할 때 기업이 반드시 알고 있어야 할 치명적인 법적 함정 및 핵심 법리를 아주 상세하게 파헤쳐 보겠습니다.

 

1. 상표등록 전 브랜드 보호의 구원투수 : 부정경쟁방지법과 '주지상표'

비록 정식 상표등록을 받기 전이라 하더라도, 우리 기업이 수개월 혹은 수년간 대규모 광고를 집행하고, 전국적인 유통망을 구축하며, 눈부신 매출 성장을 이루어 국내 소비자나 관련 거래 업계에 널리 인식된 수준에 이르렀다면 이를 법률상 '주지상표' 혹은 '국내에 널리 인식된 타인의 성명·상호·상표'라고 부릅니다.

이 상태에서 경쟁업체가 우리의 인지도와 명성에 무단으로 편승하여 유사한 상표를 부착한 제품을 판매한다면, 이는 상표권 침해 여부와 별개로 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(부정경쟁방지법) 제2조 제1호가 금지하는 엄연한 '부정경쟁행위'에 해당합니다.

이 경우 우리 기업은 상표권이 없더라도 부정경쟁방지법에 근거하여 상표소송 등 다음 두 가지 강력한 법적 조치를 취할 수 있습니다.

① 부정경쟁행위 금지 및 예방청구 (법 제4조)

현재 상대방이 우리 브랜드를 무단 도용하여 소비자에게 오인·혼동을 유발하는 행위를 당장 중단(침해금지)하라고 요구할 수 있으며, 향후 발생할지 모르는 침해 행위까지 사전에 방지(침해예방)해 달라고 법원에 청구할 수 있습니다. 이 과정에서 상대방이 만든 카피 제품의 폐기나 생산 설비의 철거 등도 함께 요구할 수 있습니다.

② 손해배상청구 (법 제5조)

경쟁업체의 악의적인 카피 행위로 인해 우리 브랜드의 가치가 훼손되었거나, 우리 기업이 당연히 누렸어야 할 매출을 상대방이 부당하게 가로챘다면, 그로 인해 발생한 물질적·정신적 손해에 대하여 금전적으로 배상하라는 상표소송을 제기할 수 있습니다.

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"상표를 등록했더라도 타인의 권리에 대한 침해가 성립하는 경우가 있다?"
-------→  자세히 알아보기 

 

2. 기업이 반드시 알아야 할 지식재산권 실전 핵심 법리 3가지

부정경쟁방지법과 상표법은 겉보기에는 비슷해 보이지만, 실전 분쟁에 돌입하면 적용되는 요건과 법리가 매우 정밀하고 복잡합니다. 실제 대법원 판결을 통해 확립된, 기업 경영진과 법무 실무자가 반드시 숙지해야 할 지식재산권 관련 3가지 핵심 법률 정보를 정리해 드립니다.

핵심 법리 ① 대표이사 개인과 법인은 법적으로 엄연한 '남'입니다 (타인 사용의 치명적 함정)

실무에서 가장 빈번하게 발생하는 치명적인 실수입니다. 대표자 개인이 상표를 출원 중이거나 이미 등록을 받았는데, 정작 실제 사업(제품 생산, 영수증 발행, 세금계산서 교부, 마케팅 등)은 자신이 설립한 법인회사 명의로 진행하는 경우입니다.

• 독립된 법인격의 원칙
  : 우리 법원은 대표이사 개인이 지분 100%를 가지고 있고 실질적으로 혼자 운영하는 1인 회사라 할지라도, '개인'과 '법인'은 법적으로 완벽히 분리된 별개의 권리 주체라고 봅니다.
  
  
• 상표법상 '타인 사용'과 상표등록 취소 위험 (상표법 제73조 등)
  : 상표법에 따르면 상표권자가 특허청에 정식으로 사용권(라이선스) 설정등록을 하지 않은 채, 타인에게 자신의 등록상표를 마음대로 사용하게 방치하는 경우 일정한 요건 하에 제3자가 상표등록 취소심판을 청구할 수 있으며, 이 경우 열심히 키워온 상표권이 완전히 박탈될 수 있습니다.
  
  
• 대법원 판례의 경고
  : 최근 대법원은 상표권자 개인과 법인 간에 명확한 '상표 사용 약정'이 있었다면 단순히 오랫동안 쓰지 않았다는 이유로 취소(불사용 취소)되지는 않겠지만, 별개의 법인격인 회사가 자신의 계산과 책임 하에 독자적인 영업활동(독자적 수입·판매 및 광고 등)을 했다면 이는 상표법상 엄연한 '타인의 사용'에 해당하므로, 부정사용에 따른 상표등록 취소를 피할 수 없다고 판단했습니다.
  
  
• 실무적 해결책
  : 창업이나 법인 전환 단계라면 처음부터 법인 명의로 상표를 출원하는 것이 가장 깔끔합니다. 만약 부득이하게 대표자 개인 명의로 유지해야 한다면, 개인과 법인 간에 서면으로 상표 라이선스 계약을 체결하고 특허청에 통상사용권 또는 전용사용권 설정등록을 반드시 완료해야 합니다.

 

 

상표권 소송에서 실제로 변호사는 어떻게, 어떤 내용으로 법적으로 다투는 것일까?
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핵심 법리 ② 상표소송 중에도 계속되는 침해행위, '기간별'로 쪼개어 끝까지 추적할 수 있습니다

브랜드 분쟁이나 상표 소송은 짧게는 수개월에서 길게는 수년까지 걸리는 장기전입니다. 억울한 마음에 소송을 제기했는데, 상대방이 재판이 진행되는 중에도 뻔뻔하게 카피 제품을 계속 판다면 어떻게 해야 할까요? 우리 법원은 권리 구제의 시점을 다음과 같이 정교하게 구분합니다.

• 침해금지청구의 판단 기준 시점 (현재와 미래)
  : "지금 이 순간에도 침해가 벌어지고 있는가? 앞으로도 침해할 우려가 있는가?"를 보는 것이므로, 재판이 최종적으로 마무리되어 판사님이 판결문을 쓰기 직전인 '사실심 변론종결 당시'의 상태를 기준으로 판단합니다.
  
  
• 손해배상청구의 판단 기준 시점 (과거)
  : "상대방의 불법 불공정 행위로 인해 과거에 구체적으로 얼마의 피해를 보았는가?"를 산정하는 것이므로, '실제 침해 행위가 일어났던 과거의 특정 기간'을 기준으로 판단합니다.
  
  
• 재소금지 원칙의 예외와 연속적 침해 대응
  : 민사소송법에는 한 번 소송을 제기했다가 취하하면 같은 사건으로 다시 소송을 걸지 못하는 '재소금지 원칙(민사소송법 제267조 제2항)'이 있습니다. 하지만 대법원은 "과거 소송 변론종결 이후에 새롭게 지속된 무단 상표 사용 행위는, 종전 소송물과는 완전히 별개의 새로운 침해 행위이자 새로운 손해"라고 명확히 선을 그었습니다. 따라서 이전에 소를 취하한 적이 있더라도, 그 이후에 발생한 새로운 기간의 침해에 대해서는 재소금지 원칙에 걸리지 않고 얼마든지 다시 소송을 제기해 피고를 압박하고 배상을 받아낼 수 있습니다.
  
  

 

핵심 법리 ③ 특허청에 등록하지 않은 상표 사용권은 주인이 바뀌면 공중분해 됩니다

기업 간의 M&A, 자산 양수도, 혹은 분쟁 해결 과정에서 문제의 상표권 자체가 제3의 기업으로 매매(양도)되는 경우가 실무에서 아주 흔합니다. 이때 타인의 상표를 빌려 쓰던 계약자(사용권자)는 청천벽력 같은 상황을 맞이할 수 있습니다.

• 사용권 계약의 대항력 문제 (상표법 제58조)
  : 상표권자와 사용자 간에 "상표를 매달 얼마를 내고 쓰겠다"라고 맺은 통상사용권 계약은 당사자 사이에서는 유효합니다. 그러나 이를 특허청에 정식으로 등록하지 않는 한, 제3자에게는 그 효력을 주장(대항)할 수 없습니다.
  
  
• 상표권 양수인의 권리 행사
  : 상표권을 새롭게 넘겨받은 양수인은 기존에 전 주인과 맺었던 비공개 계약을 존중해 줄 법적 의무가 없습니다. 따라서 새로운 상표권자가 "오늘부로 우리 상표를 쓰지 마십시오"라고 권리를 행사(상표법 제65조 침해금지청구 등)하면, 특허청에 등록을 안 해둔 사용자는 꼼짝없이 상표 사용을 중단해야 하며, 계속 쓸 경우 상표소송에서 상표권 침해 주체(피고)가 되어 손해배상 책임을 질 수 있습니다.

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법률문의 : 02-532-3490

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3. 우리 기업 브랜드를 안전하게 자산화하는 3대 실무 행동 지침

위의 대법원 판례들과 복합적인 지식재산권 법리를 바탕으로, 기업이 리스크를 사전에 완벽히 차단하기 위해 당장 실행해야 할 실무 체크리스트입니다.

[체크리스트 1] 브랜드 인지도 증빙 자료의 상시 아카이빙

상표등록 전 브랜드 보호 (부정경쟁방지법상 주지성)를 받기 위해서는 '우리가 이 브랜드를 유명하게 만들었다'는 점을 입증해야 합니다. 연도별 광고비 집행 증빙, 온·오프라인 매출 실적 자료, 언론 보도 스크랩, 포털 사이트 검색량 추이 등을 평소에 철저히 데이터베이스화해 두십시오.

[체크리스트 2] 상표권 소유 주체와 매출 발생 주체의 일치화

우리 기업 내에서 실제로 영수증을 발행하고 제품을 파는 주체(법인 명의)와 상표의 원소유자(대표자 개인 혹은 지주회사 명의)가 일치하는지 전수 조사를 실시하십시오. 만약 불일치한다면 즉시 상표권을 양도하여 명의를 일치시키거나, 공식적인 라이선스 계약서를 작성해야 합니다.

[체크리스트 3] 모든 지식재산권 라이선스 계약의 '특허청 등록' 제도화

계열사 간의 상표 공동 사용이든, 외부 기업과의 제휴 계약이든 상표 사용에 관한 계약을 체결할 때는 단순히 계약서 도장만 찍고 끝내서는 안 됩니다. 향후 상표권이 매매되거나 기업이 매각되더라도 내 사업의 독점 권리를 안전하게 방어할 수 있도록, 반드시 특허청에 전용사용권 혹은 통상사용권 설정등록 절차를 밟는 것을 기업 내부 매뉴얼로 제도화하십시오.

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비즈니스의 생명줄, 지식재산권 법률 전문가와 함께 확보하세요

지식재산권과 부정경쟁방지법의 세계는 "어차피 다 내 회사인데 괜찮겠지", "상표권자가 나중에 계약을 인정해 주겠지"라는 안일한 생각 하나 때문에 수년간 공들여 쌓아 올린 브랜드 가치와 탑처럼 쌓은 매출이 한순간에 무너져 내리는 냉혹한 곳입니다.

상표소송의 제기 시점, 청구원인의 정밀한 구성(상표법과 부정경쟁방지법의 병행), 사용권의 등록 여부 등 눈에 보이지 않는 미세한 디테일이 기업의 승패와 생존을 결정한다는 점을 잊지 마시기 바랍니다.

 

상표법상 '상표권 침해'로 인정될 요건 3가지는 무엇일까?
------→  나의 경우도 상표권 침해에 해당할 지 요건 확인하기 

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 ** 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률

제4조(부정경쟁행위 등의 금지청구권 등)
① 부정경쟁행위나 제3조의2제1항 또는 제2항을 위반하는 행위로 자신의 영업상의 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있는 자는 부정경쟁행위나 제3조의2제1항 또는 제2항을 위반하는 행위를 하거나 하려는 자에 대하여 법원에 그 행위의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다.

② 제1항에 따른 청구를 할 때에는 다음 각 호의 조치를 함께 청구할 수 있다.
1. 부정경쟁행위나 제3조의2제1항 또는 제2항을 위반하는 행위를 조성한 물건의 폐기
2. 부정경쟁행위나 제3조의2제1항 또는 제2항을 위반하는 행위에 제공된 설비의 제거
3. 부정경쟁행위나 제3조의2제1항 또는 제2항을 위반하는 행위의 대상이 된 도메인이름의 등록말소
4. 그 밖에 부정경쟁행위나 제3조의2제1항 또는 제2항을 위반하는 행위의 금지 또는 예방을 위하여 필요한 조치

③ 제1항에 따라 제2조제1호차목의 부정경쟁행위의 금지 또는 예방을 청구할 수 있는 권리는 그 부정경쟁행위가 계속되는 경우에 영업상의 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있는 자가 그 부정경쟁행위에 의하여 영업상의 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있다는 사실 및 그 부정경쟁행위를 한 자를 안 날부터 3년간 행사하지 아니하면 시효의 완성으로 소멸한다. 그 부정경쟁행위가 시작된 날부터 10년이 지난 때에도 또한 같다. 

 제5조(부정경쟁행위 등에 대한 손해배상책임) 
고의 또는 과실에 의한 부정경쟁행위나 제3조의2제1항 또는 제2항을 위반한 행위(제2조제1호다목의 경우에는 고의에 의한 부정경쟁행위만을 말한다)로 타인의 영업상 이익을 침해하여 손해를 입힌 자는 그 손해를 배상할 책임을 진다.